Ответ на претензию правообладателя товарного знака
Закон запрещает использовать товарный знак без разрешения его владельца и предусматривает за это ответственность. Некоторые предприниматели сознательно идут на риск, реализуя контрафактную продукцию с узнаваемым логотипом или названием. Но иногда продавцы и производители даже не предполагают, что нарушают права на чужой товарный знак, пока не получат претензию правообладателя. Что делать в такой ситуации и как правильно составить ответ на претензию – читайте в статье.
Когда можно получить претензию
Права на товарный знак охраняются законом при наличии государственной регистрации в Роспатенте. В реестр включаются подробные сведения об охраняемом обозначении, в том числе изображение, описание, классы товаров по международной классификации (МКТУ), в отношении которых он регистрируется. Правообладатель получает свидетельство, подтверждающее его права на зарегистрированное средство индивидуализации. Аналогичный порядок действует и в отношении знаков обслуживания, которые применяют для работ и услуг.
Другие лица могут использовать чужой товарный знак в коммерческих целях только с разрешения владельца. Если оно отсутствует, нарушителю грозит предусмотренная законом ответственность.
Для констатации нарушения необязательно, чтобы используемое обозначение было идентично охраняемому товарному знаку, достаточно наличия сходства до степени смешения. Если нарушитель использует его для тех же товаров, которые указаны в свидетельстве на знак, или однородных с ними, у собственника есть все основания для защиты своих интересов.
Неправомерные действия могут выражаться в:
- реализации контрафактного товара с нанесённым на него обозначением;
- размещении чужого товарного знака на вывесках, в рекламе, в магазине;
- использовании в мероприятиях по продвижению своей продукции.
Это неисчерпывающий перечень, нарушение образует любое использование товарного знака, зарегистрированного за другим лицом, в своём бизнесе. Даже если нарушитель ещё не начал поставлять покупателям контрафактную продукцию, а только разместил предложение в магазине, он уже может получить претензию владельца товарного знака.
По мере развития it-сферы многие компании переходят в онлайн. Поэтому сегодня незаконное использование чужого бренда часто выявляют в сети. Продукция с изображением узнаваемых логотипов реализуется в онлайн-магазинах, её реклама размещается на личных страницах в социальных сетях, в блогах, telegram-каналах. Некоторые продавцы открывают магазины на маркетплейсах и среди других товаров продают там контрафактную продукцию с маркировкой, известной широкому кругу лиц. Чужие торговые марки используют также для настройки контекстной рекламы, продвижения в поиске.
Бывает, что нарушитель не знает о наличии чужих прав на товарный знак, и претензия владельца становится для него новостью, но от последствий это его не освобождает.
Что грозит нарушителю
За нарушение исключительных прав владельца товарного знака предусмотрены разные виды ответственности:
- гражданско-правовая (правообладатель вправе потребовать возмещения убытков или выплаты компенсации, прекращения незаконного использования, а также предъявить другие требования, перечисленные в законе);
- административная (производство возбуждают должностные лица органов Роспотребнадзора или ФАС, в зависимости от состава правонарушения, для виновных предусмотрено наказание в виде штрафа);
- уголовная (ответственность по ст. 180 УК РФ наступает, если незаконное использование допущено неоднократно или причинило ущерб больше 250 тыс. рублей).
Если владелец товарного знака захочет инициировать наказание виновного в административном или уголовно-правовом порядке, он обратится с заявлением в контролирующие органы или полицию. В претензии излагают требования гражданско-правового характера, в том числе касающиеся денег.
Закон позволяет правообладателю самому выбрать способ материального возмещения. Он вправе:
- рассчитать сумму причинённых ему убытков, включая упущенную выгоду, и потребовать их полного возмещения;
- потребовать компенсацию в размере, рассчитанном исходя из двукратной стоимости контрафактного товара или права использования зарегистрированного товарного знака;
- потребовать компенсацию в твёрдой сумме, которая может составить от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.
На практике обычно используют второй и третий способы, в зависимости от того, получится ли узнать примерное количество реализованного контрафакта (второй способ) или есть только факт нарушения, а точных цифр – нет.
Как действовать при поступлении претензии: пошаговый алгоритм
Если вам пришла претензия от правообладателя товарного знака, беспокоиться ещё рано. Вполне возможно, что она необоснованна. Чтобы это выяснить, стоит начать со следующих действий:
- проверить соблюдение формальных требований закона при её направлении;
- оценить обоснованность требований;
- проверить правильность расчётов или соразмерность заявленной компенсации в твёрдой сумме
Остановимся на каждом этапе немного подробнее.
Формальные требования
Закон не содержит конкретных требований к содержанию претензии, но из документа должно быть понятно, кем она направлена, какова суть требований и на чём они основаны.
Подписать её от имени компании вправе лицо, у которого есть такие полномочия в силу закона или по доверенности. Например, законным представителем ООО или АО является единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор). Любое другое лицо вправе действовать от имени общества по доверенности.
Найти информацию об организации и руководителе можно в ЕГРЮЛ на сайте ФНС России. Данные о предпринимателях содержатся в ЕГРИП на том же сайте.
Если документ подписал представитель по доверенности, её копию обычно прикладывают. Однако отсутствие копии не свидетельствует о том, что у подписавшего нет должных полномочий. При наличии сомнений можно узнать это у отправителя. Подлинность и действие нотариальной доверенности легко проверить через сервис ФНП.
Обоснованность требований
Рассматривать претензию по существу необходимо с учётом возможной судебной перспективы.
У отправителя есть все шансы выиграть дело при совокупности следующих обстоятельств:
1. он является правообладателем зарегистрированного товарного знака, действие которого не прекращено;
2. факт неправомерного использования идентичного либо похожего знака для той же или однородной группы товаров подтверждается объективными доказательствами;
3. не истёк трёхлетний срок давности предъявления требований.
Это главные обстоятельства, которые нужно перепроверить до подготовки ответа.
Проверить свидетельство на товарный знак можно по базе на сайте Роспатента. Нужно обратить внимание на срок его действия, номер заявки и дату приоритета, а также классы МКТУ, на которые оно выдано.
Нарушения не будет, если:
- срок правовой охраны товарного знака истёк или его охрана прекращена по другим основаниям;
- спорное обозначение применялось для маркировки другой продукции по МКТУ;
- исключительное право исчерпано, то есть товары были введены в оборот правообладателем или с его согласия.
Даже если событие имело место, но срок давности истёк, у истца не будет шансов в суде.
Например, пропуск срока стал одним из оснований для отказа Арбитражным судом г. Москвы в удовлетворении требований ГУП «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» к ООО «Заряд!» о незаконном использовании обозначений, сходных с принадлежащими ГУП. Вышестоящими инстанциями решение оставлено без изменения. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2023 N С01-54/2023 по делу N А40-277415/2021.
Встречаются и менее очевидные ситуации, в которых соглашаться с претензией не стоит.
Например, если компания уже использовала спорное обозначение для индивидуализации своих товаров или услуг раньше даты приоритета зарегистрированного товарного знака, можно оспорить регистрацию через Палату по патентным спорам. А в случае неиспользования владельцем товарного знака его можно аннулировать в судебном порядке.
В нашей практике было дело, по которому в ППС удалось добиться прекращения действия товарного знака, сходного с фирменным наименованием и коммерческим обозначением нашего клиента. Проверка показала, что заявитель – ООО «Золотые палочки» - использовал их для индивидуализации своих услуг до даты приоритета товарного знака, зарегистрированного за ООО «Новый Шелковый Путь».
Правообладатель и предполагаемый нарушитель его прав могут по-разному оценивать наличие сходства двух изображений. В таком случае лучше передать спор на рассмотрение суда. В процессе каждая сторона будет аргументировать свою позицию, а окончательное решение по этому вопросу примет суд.
Например, в Арбитражном суде Московской области рассматривалось дело по иску финансового управляющего, действовавшего в интересах гражданина – правообладателя товарного знака «XLine». Исковые требования были адресованы ООО «Мишлен русская компания по производству шин» в связи с использованием обществом обозначения «X Line» для индивидуализации товаров 12 класса МКТУ. В числе прочего истец хотел получить компенсацию в размере свыше 1 млрд рублей.
В процессе выяснилось, что спорное обозначение использовалось компанией в качестве общеупотребительного, а сходство товарного знака истца с обозначениями ответчика для однородных товаров отсутствует. Более того, истец не использовал зарегистрированный товарный знак с 2015 года. Суд первой инстанции полностью отказал в удовлетворении иска, это решение оставлено без изменения вышестоящими судебными инстанциями. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2023 N С01-377/2023 по делу N А41-34765/2022.
В любых неоднозначных ситуациях стоит заручиться поддержкой юриста по интеллектуальным спорам. Он изучит ситуацию и подскажет алгоритм действий, основанный на нормах закона и судебной практике.
В патентном бюро «Первоисток» вы можете не только получить юридическую консультацию, но и заказать экспертизу обозначения на предмет сходства с другим товарным знаком. Проверка проводится по нескольким критериям и позволяет определить семантическое, графическое, фонетическое, изобразительное сходство. Если утверждение контрагента о сходстве необоснованно, заключение специалиста поможет убедить в этом суд.
Размер денежных требований
Если факт нарушения исключительных прав на товарный знак подтверждается, стоит признать это и постараться урегулировать спор в досудебном порядке, чтобы избежать лишних расходов на судебное разбирательство.
Если правообладатель представил расчёт убытков, нужно проверить его обоснованность.
Когда заявлена компенсация в твёрдой сумме, оцените её соразмерность. Документ может содержать требование выплатить компенсацию и без указания конкретного размера. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2023 N С01-1195/2023 по делу N А56-51534/2022, П. 16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18 "О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства". В этом случае можно предложить сумму, которую вы считаете обоснованной, и ждать решения оппонента.
В любом случае сумму денежных выплат за нарушение можно обсуждать. Переговоры лучше вести с участием опытного юриста.
Важно учитывать, что при судебном рассмотрении дела взысканная в пользу истца сумма может быть больше, чем он указывал в претензии. Такая практика не противоречит действующему законодательству и сейчас достаточно распространена.
Например, по одному из споров между двумя предпринимателями в Омской области изначальный размер компенсации, заявленный в досудебном порядке, составил 4 млн рублей, а при подаче иска увеличился до 5 миллионов. Эта сумма взыскана полностью, решение оставлено в силе вышестоящими инстанциями. При этом СИП в своём постановлении подчеркнул, что указание разной суммы в претензии и иске не имеет правового значения. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2023 N С01-2216/2023 по делу N А46-16643/2022.
Как составить ответ
Претензия – только первый этап защиты правообладателем товарного знака своих интересов. Если он не принесёт результата, пострадавший вправе обратиться в суд.
Урегулирование спора в досудебном порядке выгодно обеим сторонам, поэтому доводы оппонента обязательно нужно рассмотреть и дать ему обоснованный ответ.
Игнорировать претензию не стоит, даже если вы не согласны с изложенными в ней требованиями. Если правильно составить ответ и обосновать свою позицию с юридической точки зрения, есть шанс, что оппонент откажется от дальнейших разбирательств. А если нарушение действительно имело место, можно предложить свой путь разрешения спора, в том числе сумму и порядок выплат.
Законодательно установленной формы ответа на претензию не существует. Его необходимо оформить письменно и направить адресату любым способом, позволяющим подтвердить вручение. Документ можно передать лично, через курьера или отправить письмом с описью вложения.
При составлении ответа стоит придерживаться следующих рекомендаций:
- отразите в нём комментарий к каждому пункту требований;
- приведите доводы, обосновывающие вашу позицию;
- приложите нужные подтверждающие документы;
- если нарушение имело место, но вы не согласны с заявленным размером возмещения, изложите свои предложения.
Ответ вправе подписать лицо, которое имеет такие полномочия по закону, или представитель по доверенности. В последнем случае копию доверенности нужно приложить к письму.
Чтобы повысить вероятность досудебного разрешения конфликта, лучше поручить составление ответа юристу, который занимается вопросами интеллектуальной собственности.
Варианты урегулирования спорной ситуации
После получения правообладателем ответа возможны следующие варианты развития событий:
- он согласится с доводами, изложенными в ответе, откажется от своих требований (маловероятно, но в теории возможно);
- владелец товарного знака согласится с предложенной суммой, и стороны заключат мировое соглашение;
- он будет настаивать на своей правоте и подаст иск.
Мировое соглашение – оптимальный выход для нарушителя. Как правило, оно включает пункты о прекращении незаконного использования товарного знака и выплате компенсации. В некоторых случаях стороны договариваются об официальном оформлении правоотношений (например, заключают лицензионный договор), в результате чего партнёр в дальнейшем использует товарный знак на законных основаниях.
Судебное разбирательство в большинстве случаев невыгодно для нарушителя. Если есть объективные доказательства неправомерных действий, шансов выиграть процесс почти нет. При качественной юридической поддержке получится только снизить сумму возмещения, и то не всегда. Кроме того, рассмотрение таких споров – длительная процедура, так как дело может проходить судебные инстанции не по одному кругу. В итоге на проигравшую сторону возложат ещё и судебные расходы.
Но если вы принципиально не согласны с нарушением и готовы отстаивать свою позицию в суде, стоит уже на начальном этапе заручиться юридической поддержкой и выработать программу действий.
Юристы патентного бюро «Первоисток» могут полностью взять на себя урегулирование претензий правообладателя товарного знака. Мы работаем в этой сфере с 2006 года и хорошо знаем, что можно сделать в определённой ситуации, чтобы решить проблему клиента. По каждому делу наши специалисты:
- внимательно изучают доводы оппонента, готовят заключение с описанием рисков и вариантов развития событий;
- выбирают оптимальную линию защиты, собирают доказательную базу;
- готовят мотивированный проект ответа на претензию;
- связываются с владельцем товарного знака и стараются урегулировать конфликт;
- при необходимости защищают интересы доверителей в суде.
Полный перечень наших услуг и цен можно посмотреть здесь.
Резюме
- От получения претензии правообладателя товарного знака не застрахован даже добросовестный производитель или продавец товаров, который нарушил законодательство неумышленно.
- Претензию нужно внимательно изучить, проверить обоснованность изложенных в ней доводов, а затем с помощью профильного юриста выработать план дальнейших действий.
- Если нарушение имело место, и оппонент может это доказать, лучше договариваться мирно, не доводя дело до судебного разбирательства. Чаще всего владельцу товарного знака придётся выплатить компенсацию.
- Если вы не согласны с доводами правообладателя и можете обосновать свою позицию, можно отказаться выполнять его требования и решать этот вопрос в суде.
- Значительно повысит вероятность положительного исхода качественная юридическая поддержка. Споры этой категории требуют хорошего знания не только законодательства, но и судебной практики, поэтому лучше обращаться не к многопрофильным юристам, а к специалистам по интеллектуальной собственности.
3/10
Прокручивание контента
